ECLI:NL:RBGEL:2023:7270

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/409739 / KG ZA 22-322

Vonnis in kort geding van 12 januari 2023

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITO B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, en

2. de stichting

STICHTING CITO INSTITUUT VOOR TOETSONTWIKKELING,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem,

eiseressen,

advocaten mrs. J. Becker en L.S. van den Berg te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SMARTIE B.V., voorheen genaamd CITOMATERIAAL B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk, en

2. de ontbonden rechtspersoon van de stichting

STICHTING CITOMATERIAAL,

met statutaire zetel te ’s-Gravenhage, en

3. de vennootschap onder firma

CITOMATERIAAL,

laatstelijk gevestigd te Hoofddorp, maar inmiddels opgevolgd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMARTIE B.V., gedaagde sub 1, en

4. [gedaagde 4] , pro se en in hoedanigheid van vennoot van de VOF CitoMateriaal en tevens bestuurder van Stichting CitoMateriaal en middellijk bestuurder van Smartie B.V.,

wonende te ’ [woonplaats] , en

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEW FUTURE HOLDING B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage, en

6. [gedaagde 6] , pro se en in hoedanigheid van vennoot van de VOF CitoMateriaal en middellijk bestuurder van Smartie B.V.,

wonende te [woonplaats] , en

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SKY HOLDING B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage, en

8. [gedaagde 8] , pro se en in hoedanigheid van vennoot van de VOF CitoMateriaal,

wonende te [woonplaats] , en

9. [gedaagde 9] , pro se en in hoedanigheid van vennoot van de VOF CitoMateriaal,

wonende te [woonplaats] , en

10. [gedaagde 10] , pro se en in hoedanigheid van vennoot van de VOF CitoMateriaal en middellijk bestuurder van Smartie B.V.,

wonende te [woonplaats] , en

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ATLAS HOLDING B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage, en

12. [gedaagde 12] , tevens bestuurder van de Stichting CitoMateriaal,

wonende te [woonplaats] , en

13. [gedaagde 13] , tevens bestuurder van de Stichting CitoMateriaal,

wonende de [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaten mrs. E.C. Menkhorst en A. Hosseini te Zeist.

Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk Cito B.V. en Stichting Cito worden genoemd en gezamenlijk Cito c.s. Gedaagde sub 1 zal hierna afzonderlijk Smartie B.V. worden genoemd, gedaagde sub 2 Stichting CitoMateriaal en gedaagde sub 3 CitoMateriaal VOF. Alle gedaagden gezamenlijk zullen hierna Smartie c.s. worden genoemd.

De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producties 1 tot en met 38

de nagezonden producties 39 tot en met 44 van Cito c.s.

de nagezonden productie 45 van Cito c.s.

de producties 1 tot en met 15 van Smartie c.s.

de nagezonden producties 16a en 16b van Smartie c.s.

de mondelinge behandeling van 8 november 2022

de pleitnota van Cito c.s.

de pleitnota van Smartie c.s.

1.2.Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

2.1.Cito B.V. is een landelijke aanbieder en uitgever van toetsen, examens en meetinstrumenten, volgsystemen, onderzoek en aanverwante producten en diensten voor onder meer leerlingen in het primair onderwijs. Het gaat daarbij om producten en diensten in verband met de ontwikkeling, productie en het afnemen van toetsen, examens, beoordelingen en rapportages voor schoolresultaten. Deze producten bestaan met name uit teksten, test- en toetsvragen, antwoorden, afbeeldingen en rekensommen ten behoeve van het leerlingvolgsysteem voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 in het basisonderwijs. Nederland vormt de belangrijkste afzetmarkt van Cito B.V.

2.2.Stichting Cito is verantwoordelijk voor allerhande onderwijsondersteunende activiteiten. Het gaat daarbij met name om het doen van onderzoek naar toetsen, examens en beoordelingen en het rapporteren daarover in het primair onderwijs.

2.3.Stichting Cito is op 28 december 1998 onder die naam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Cito B.V. op 1 juni 2005. Sindsdien maken Cito c.s. actief gebruik van de handelsnaam Cito. Deze handelsnaam wordt online en op social media maar ook op de fysieke vestiging van Cito c.s., op briefpapier en op andere zakelijke stukken gebruikt als aanduiding van de ondernemingen van eiseressen en voor de door hen aangeboden producten en diensten. De handelsnaam Cito is daarnaast in woord en logo aangebracht op het papieren toetsmateriaal van Cito B.V.

2.4.Cito c.s. maken gebruik van de website www.cito.nl. Op deze website exploiteert Cito B.V. onder andere een webshop waarop zij verschillende toetsmaterialen te koop aanbiedt aan scholen in het basisonderwijs. Dit gebeurt via een (betaalde) licentieconstructie. Ook op Google zijn Cito c.s. actief met onder andere advertenties via Google Ads.

2.5.Cito c.s. hebben sinds hun oprichting meerdere Benelux-merken geregistreerd die hierna zullen worden aangeduid als ‘de Cito-merken’, waaronder:

i. het woordmerk CITO. ZEKER WETEN met registratienummer 755730 op

13 mei 2004 (Stichting Cito);

het woordmerk CITO met registratienummer 826500 op 11 juli 2007 (Stichting Cito);

het woordmerk CITOLAB met registratienummer 1388765 op 16 januari 2019 (Stichting Cito)

het woordmerk CITO TOETS met registratienummer 662722 op

24 februari 2000 (Cito B.V.);

het woordmerk CITO LVS met registratienummer 662721 op 24 februari 2000 (Cito B.V.);

het woordmerk CITO TOETSHULP met registratienummer 662723 op

24 februari 2000 (Cito B.V.);

het woordmerk WWW.CITO.NL met registratienummer 662726 op

24 februari 2000 (Stichting Cito);

het woord-/beeldmerk met registratienummer 750220 op

16 april 2004 (Stichting Cito)

het woord-/beeldmerk met registratienummer 794195 op

8 november 2005 (Stichting Cito);

het woord-/beeldmerk met registratienummer 1388773 op

16 januari 2019 (Stichting Cito);

het woord-/beeldmerk met registratienummer 1446005 op

30 juni 2021 (Stichting Cito);

het woord-/beeldmerk met registratienummer 1448675 op

19 augustus 2021 (Cito B.V.).

De Cito-merken zijn geregistreerd voor de klassen 9, 16, 41, 42 en 44 voor onder meer leermiddelen en onderwijsmateriaal en test- en toetsmateriaal.

2.6.Stichting CitoMateriaal is op 29 september 2016 opgericht door vier broers, met als doel kansarme kinderen in onder andere de Schilderswijk in Den Haag de mogelijkheid te bieden zich (beter) voor te bereiden op de eindtoetsen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting CitoMateriaal is op 3 oktober 2016 als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Sindsdien ontwikkelt Stichting CitoMateriaal met behulp van studenten oefenmateriaal, waarmee buiten schooltijd kan worden geoefend. Dit oefenmateriaal is vanaf 2017 door de in dat jaar opgerichte vennootschap onder firma CitoMateriaal te koop aangeboden.

2.7.Vanwege het succes van Stichting CitoMateriaal en de VOF CitoMateriaal hebben de broers in 2021 voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een nieuwe vennootschap, CitoMateriaal B.V. Het door hen ontwikkelde (oefen)toetsmateriaal werd aangeboden via de website www.citomateriaal.nl. Daarnaast werd het materiaal aangeboden via de website www.bol.com en diverse andere (online) boekhandels. Ook op Google en op verschillende social media kanalen (Facebook, Twitter en Instagram) maakten de stichting, de VOF en vennootschap gebruik van de naam CitoMateriaal.

2.8.De VOF en later ook de vennootschap adverteerden verder met hun materiaal door scholen rechtstreeks via e-mailberichten te benaderen met de vraag of een medewerker telefonisch contact mag opnemen met de betreffende school om de voordelen van CitoMateriaal toe te lichten. Eén van de op die manier benaderde scholen heeft het betreffende e-mailbericht op 24 september 2021 aan Cito c.s. doorgestuurd met de vraag of het bericht van Cito c.s. afkomstig was of niet.

CitoMateriaal B.V. heeft haar handelsnaam op 31 maart 2022 gewijzigd in Smartie B.V. Zij is vanaf dat moment gebruik gaan maken van de website www.smartie.nl. Op

19 april 2022 is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd dat VOF CitoMateriaal met ingang van 31 maart 2022 is voortgezet door Smartie B.V. De website www.citomateriaal.nl en de social media accounts met de naam CitoMateriaal zijn op dat moment verwijderd.

2.10.Cito c.s. hebben na ontdekking van het bestaan van CitoMateriaal en de handelwijze van CitoMateriaal een aantal proefaankopen gedaan. Cito c.s. ontvingen naar aanleiding daarvan toetsmateriaal met daarop de naam/het teken CitoMateriaal. Volgens Cito c.s. wordt daarmee inbreuk gemaakt op de merk-, handelsnaam- en auteursrechten van Cito c.s. Bij brief van 5 mei 2022 hebben Cito c.s. Stichting CitoMateriaal en Smartie B.V. vervolgens gesommeerd het inbreukmakend handelen op de IE-rechten van Cito c.s. te staken en een door Cito c.s. opgestelde onthoudingsverklaring te ondertekenen. Smartie B.V. heeft naar aanleiding van dit bericht bij e-mailbericht van 11 mei 2022 aan Compactuitgeverij (Centraal Boekhuis) gevraagd de levering van boeken van CitoMateriaal per direct te stoppen. In reactie daarop heeft de uitgeverij diezelfde dag nog een uitleverblokkade op de bedoelde boeken geplaatst.

2.11.Op 25 mei 2022 is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd dat Stichting CitoMateriaal is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 15 mei 2022.

2.12.Bij brief van 13 juni 2022 is door één van de broers namens “CitoMateriaal” een schikkingsvoorstel aan Cito c.s. gestuurd met daarbij een zelf opgestelde en reeds namens CitoMateriaal ondertekende onthoudingsverklaring. Tussen (de advocaten van) partijen is vervolgens gecorrespondeerd over een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing van de ontstane situatie. Die correspondentie heeft (tot op heden) niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het geschil

Cito vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om zich – met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis – te onthouden van iedere inbreuk – direct of indirect via derden – op de Cito-merken, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het gebruik van de tekens of namen ‘CitoMateriaal’, ‘Cito Materiaal’ en/of ‘CitoMateriaal.nl’, en/of daarmee overeenstemmende tekens of namen, op of voor social mediakanalen, ter zake zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers, in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo’s, op kleding, op voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een) website(s) en/of webpagina(‘s) (van Smartie c.s. zelf en/of (platforms) van derden, zoals Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be), en daarbuiten, alsmede Smartie c.s. ieder te veroordelen om zich te onthouden van ieder ander gebruik van de Cito-merken en/of daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de (merk)rechten van Cito c.s.;

II Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om zich – met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis – te onthouden van iedere inbreuk – direct of indirect via derden – op de handelsnaamrechten van Cito c.s., zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl en/of namen die daarvan slechts in geringe mate verschillen of daarmee overeenstemmende namen op of voor social mediakanalen, ter zake zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers, in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo’s, op kleding, op voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een) website(s) en/of webpagina(‘s) (van Smartie c.s. zelf en/of (platforms) van derden, zoals Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be), en daarbuiten, alsmede Smartie c.s. ieder voor zich te veroordelen om zich te onthouden van ieder ander gebruik van de (handels)naam CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende namen waarvoor inbreuk wordt gemaakt op de (handelsnaam)rechten van Cito c.s.;

III Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om zich – met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis – te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Cito c.s. op alle door of namens Cito c.s. openbaar gemaakte werken en/of (onder)delen daarvan, en zich voorts te onthouden van iedere inbreuk op (auteursrechtelijk beschermd) materiaal van Cito c.s. waaronder maar niet beperkt tot wat is opgenomen in (papieren en digitale) uitgaven van Cito c.s. zoals teksten, test- en toetsvragen, toetsen, antwoorden, afbeeldingen, rekensommen (enz) en ander (toets)materiaal van Cito c.s. zoals voorkomend in het materiaal van Cito c.s. van haar leerlingvolgsystemen, entreetoetsen, eindtoetsen voor het primair onderwijs en/of ander materiaal en/of (onder)delen daarvan, en zich voorts te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Cito c.s. ter zake de Cito-werken zoals bedoeld in de dagvaarding, waaronder maar niet beperkt tot het in de dagvaarding genoemde Inbreukmakende Materiaal, een en ander direct of indirect via derden, alsmede een en ander door (maar niet beperkt tot) het al dan niet via internet of anderszins (doen of laten) promoten, ter beschikking stellen, te koop aanbieden, promoten, leveren, uitgeven, verkopen, in de handel brengen, of anderszins gebruiken, of daartoe in voorraad houden van hetgeen in deze veroordeling is bedoeld, op welke wijze ook (op papier en/of digitaal, in boeken en/of boekvorm en/of anderszins), alsmede Smartie c.s. ieder voor zich te veroordelen om zich te onthouden van iedere andere verveelvoudiging en/of bewerking en/of openbaarmaking van de werken van Cito c.s. en/of van ieder ander product en/of dienst waardoor inbreuk wordt gemaakt op de (auteurs)rechten van Cito c.s.;

IV Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Cito c.s., zoals vermeld in het lichaam van de dagvaarding;

V Smartie c.s., hoofdelijk, te veroordelen om, binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam ‘citomateriaal.nl’ wordt doorgehaald in het register van SIDN, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. (mrs. J. Becker en L.S. van den Berg, postbus 111, 6800 AC te Arnhem; becker@dirkzwager.nl; vandenberg@dirkzwager.nl);

VI Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om, binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie of inschrijving van de handelsnaam “CitoMateriaal”, “Cito Materiaal” en “CitoMateriaal.nl” en het internetadres info@citomateriaal.nl in het register van de Kamer van Koophandel, van de inschrijvingen van hun respectieve rechtsperso(o)n(en) worden doorgehaald dan wel verwijderd, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd;

VII Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om, binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde social media accounts, gebruikersnamen en alle (gerelateerde) content daarvan van Smartie c.s. worden verwijderd bij de uitgevers daarvan, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd;

VIII Cito c.s. te machtigen om – indien Smartie c.s. niet en/of niet volledig aan de veroordeling onder V/VI en/of VII voldoen – dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Smartie c.s. tot het geven van opdracht tot doorhaling van de domeinnaam, KvK-gegevens en social media accounts zoals bedoeld in genoemde veroordelingen hiervoor, een en ander ten behoeve van Cito c.s.;

IX Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, een schriftelijke verklaring die vergezeld gaat van duidelijk leesbare onderliggende documenten aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, te doen toekomen, die juist en volledig is, en is gebaseerd op de boekhouding, facturen en andere deugdelijke, controleerbare en verifieerbare gegevens van gedaagden, waarin volledige opgave wordt gedaan van:

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin het Inbreukmakende Materiaal, zoals bedoeld in deze dagvaarding, is vervat dat door Smartie c.s. is ingekocht en/of vervaardigd en/of dat zij hebben laten vervaardigen door (een) derde(n), een en ander uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin het Inbreukmakende Materiaal is vervat dat Smartie c.s. hebben verkocht en/of anderszins hebben geleverd, en/of laten verkopen en/of leveren, onder opgave van de volledige namen en adressen van de afnemers ervan, waaronder hun e-mailadressen, één en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken en met opgave van aantallen per verkoop en/of levering uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin het Inbreukmakende Materiaal is vervat dat Smartie c.s. in voorraad houden of laten houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden, met vermelding van plaatsnaam, adres van opslag en naam van de bewaarder, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken van het in voorraad houden van het Inbreukmakende Materiaal, uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;

e met de verhandeling door Smartie c.s. van de hiervoor onder a. tot en met c. bedoelde uitgaven/boeken behaalde omzet en bruto- en nettowinst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met specificatie van de verschillende prijzen en in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke gedetailleerde, schriftelijke bewijsstukken, telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar;

de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van alle bij het aanbieden en/of anderszins gebruiken van het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen en/of bij het Inbreukmakende Materiaal betrokken derden;

X Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om – uiterlijk binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis – een bericht toe te zenden aan alle afnemers zoals bedoeld in vordering IX hiervoor onder b. en alle derden zoals bedoeld hiervoor in vordering IX onder e. met wie zij hebben gecorrespondeerd onder de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende namen en/of aan wie zij het Inbreukmakende Materiaal ter beschikking heben gesteld op welke wijze ook, zulks per e-mail vanaf het e-mailadres contact@smartie.nl, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond te plaatsen, met de volgende inhoud:

*** RECTIFICATIE ***

Wij hebben in het recente verleden onder de naam CitoMateriaal.nl bepaald toetsmateriaal voor leerlingen van groep 3 t/m 8 uit het basisonderwijs aangeboden, verkocht en geleverd. Wij hebben hiervoor van Cito B.V. en Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (‘Cito’, te Arnhem), geen toestemming gekregen. Hiervoor plegen wij inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Cito, en de auteursrechten van Cito, en handelen wij onrechtmatig jegens Cito.

Op vordering van Cito zijn wij door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevolen om dit bericht aan u toe te zenden.

Wij dienen onze voornoemde activiteiten op last van de rechter te staken.

Alleen bij Cito is origineel toetsmateriaal verkrijgbaar voor scholen.

Smartie B.V.

dan wel een andere door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst;

XI Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om – uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis – de bij hen in voorraad zijnde uitgaves (boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht en/of waarin het Inbreukmakende Materiaal, zoals bedoeld in de dagvaarding, is vervat op hun kosten te (doen) afgeven aan Cito c.s., op een nader door Cito c.s. te bepalen wijze en locatie;

XII Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om – na uitvoering van veroordeling XI, doch uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis – op hun kosten en onder deurwaarderstoezicht permanent en definitief te (doen) vernietigen en verwijderen: alle bij Smartie c.s., ieder voor zich, in bezit zijnde of ter beschikking staande digitale (bron)bestanden, gegevensdragers of andere dragers, bestanden en materialen waarin of waarop het teken CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen voorkomen, en waarin en/of waarop het Inbreukmakend Materiaal zoals bedoeld in deze dagvaarding zich bevindt, waaronder van de boeken van gedaagden, inclusief alle daarbij behorende (digitale) gegevensdragers door het deleten en verwijderen ervan, en Smartie c.s. tevens te gelasten, binnen dezelfde termijn, van deze vernietiging aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, sluitend en volledig bewijs zullen verstrekken waaronder door binnen de genoemde termijn het door voornoemde deurwaarder op te maken proces-verbaal van constatering van vernietiging zullen toezenden aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, waaronder een deugdelijke specificatie van hetgeen is vernietigd en verwijderd telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar;

XIII Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen om – na uitvoering van veroordeling XI, doch uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis – op hun kosten af te geven aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, alle originele werken van Cito c.s. en al het andere (toets)materiaal, waaronder maar niet beperkt tot (papieren en digitale) uitgaven van Cito c.s. en de Cito-werken, zulks zonder daarvan (enig(e)) kopie(en) en/of verveelvoudiging(en) – op welke wijze en in welke vorm ook – te behouden;

XIV Smartie c.s., ieder voor zich, te veroordelen tot betaling aan Cito c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 voor iedere keer dan wel, ter uitsluitende keuze van Cito c.s., voor iedere dag, waarbij een gedeelte van de dag als gehele dag zal gelden, dat Smartie c.s., ieder voor zich, geheel of gedeeltelijk in strijd handelen (of laten handelen) met één of meer van de hiervoor onder I. tot en met XIII. genoemde veroordelingen;

XV op basis van artikel 1019i Rv te bepalen dat de termijn waarbinnen Cito c.s. een bodemprocedure aanhangig moeten maken – voor zover dit niet al is gebeurd – zes maanden zal zijn na betekening van dit vonnis;

XVI Smartie c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijke door Cito c.s. gemaakte kosten in het kader van deze procedure, waaronder de salarissen, verschotten en andere kosten van de advocaten van Cito c.s., overeenkomstig het door Cito c.s. gespecificeerde bedrag, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Cito c.s. hebben gemaakt, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente indien voldoening niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, evenals in de nakosten van dit geding en de verdere executiekosten.

3.2.Smartie c.s. voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

4.1.De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende voort uit de aard daarvan.

4.2.Cito c.s. vorderen allereerst staking van het gebruik van de tekens ‘CitoMateriaal’, ‘Cito Materiaal’ en/of ‘CitoMateriaal.nl’, en/of daarmee overeenstemmende tekens. Cito c.s. stellen dat zij rechthebbenden zijn van diverse woord- en beeldmerken met daarin het woord CITO en dat Smartie c.s. door het gebruik van de hiervoor bedoelde tekens daarop inbreuk maken. Nu zij die inbreuk niet vrijwillig willen staken, dienen zij daartoe volgens Cito c.s. in dit kort geding te worden veroordeeld.

4.3.De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat de Benelux woord- en beeldmerken van Cito c.s. geldige merken zijn, nu Smartie c.s. de nietigheid daarvan niet hebben ingeroepen. Het woord CITO, dat in alle merken van Cito c.s. terugkomt, is daarnaast niet zuiver beschrijvend voor de diensten en waren waarvoor de merken zijn geregistreerd, te weten (onder meer) leermiddelen en onderwijsmateriaal en test- en toetsmateriaal. Dit betekent dat op het onderhavige geschil het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) van toepassing is. Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heeft verregen, het gebruik van een of meerdere tekens te verbieden wanneer die tekens gelijk zijn aan de merken en in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de merken zijn ingeschreven.

4.4.Geconstateerd moet worden dat de woord- en beeldmerken van Cito c.s. niet exact gelijk zijn aan de tekens die Smartie c.s. gebruikt. Hoewel de merken en de tekens in het economisch verkeer wel voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt, kan niet worden geoordeeld dat Smartie c.s. inbreuk maken op grond van sub a. Dat kan wel ten aanzien van de gestelde inbreuk op grond van sub b van hetzelfde artikel. Voor het aannemen van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien de merken en de tekens, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het merk en het teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dient de onderscheidingskracht van – in dit geval – de merken van Cito c.s. in aanmerking te worden genomen.n

Vergelijk HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker, HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick.

Ter beoordeling van de overeenstemming van merk en teken heeft te gelden dat het publiek een merk gewoonlijk waarneemt als één geheel en niet let op de verschillende details ervan.n

Zie bijvoorbeeld het hiervoor reeds genoemde arrest Puma/Sabèl.

Daarbij worden de dominerende en onderscheidende kenmerken het gemakkelijkst onthouden. Bovendien wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan.n

GvEA van 7 september 2006, zaak T-133/05, PAM-PAM.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat (de onderscheidende en dominerende bestanddelen van) de merken van Cito c.s. en de tekens van Smartie c.s. auditief overeenstemmen. Cito c.s. gebruiken het woord CITO op zichzelf en daarnaast het woord CITO met daarachter verschillende toevoegingen, zoals CITO. ZEKER WETEN en CITOLAB, hetgeen nagenoeg identiek is aan althans in vergaande mate overeenstemt met de tekens die Smartie c.s. gebruiken, te weten CitoMateriaal en enkele sterk overeenstemmende varianten daarop. Niet in geschil is verder dat het woordmerk CITO en het teken CitoMateriaal op dezelfde wijze worden uitgesproken. Ook in visueel opzicht verschillen de merken van Cito c.s. en de tekens van Smartie c.s. vrijwel niet van elkaar. Het woord Cito is op exact dezelfde wijze gespeld als de tekens CitoMateriaal en de varianten daarop en de merken en tekens ogen daardoor vrijwel hetzelfde. De enkele toevoeging van verschillende elementen achter het woord Cito maakt dit niet anders, omdat hiervoor al is overwogen dat door het relevante publiek doorgaans meer aandacht wordt besteed aan het begingedeelte van een merk of teken dan aan het eindgedeelte daarvan. Aangenomen moet worden dat dit eens te meer geldt indien het toegevoegde element als enigszins beschrijvend kan worden aangemerkt, zoals hier het geval is voor de diensten en waren ((oefen)toetsmateriaal) die Smartie c.s. aanbieden. Geconcludeerd moet dan ook worden dat de merken van Cito c.s. en de tekens van Smartie c.s. (globaal beoordeeld) dezelfde totaalindruk maken. Indien de merken en de tekens in zodanige mate overeenstemmen als in het onderhavige geval, is verwarringsgevaar in beginsel gegeven. Dit betekent dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval scholen in het primair onderwijs en ouders en verzorgers van basisschoolgaande kinderen, verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan, althans dat de indruk wordt gewekt dat enig verband tussen hen bestaat, mede in aanmerking genomen dat de ondernemingen soortgelijke diensten verrichten en waren verkopen. Dat verwarringsgevaar is reëel en heeft zich ook verwezenlijkt, doordat een door CitoMateriaal benaderde basisschool contact heeft gezocht met Cito c.s. om te verifiëren of een door haar ontvangen e-mailbericht van CitoMateriaal al dan niet van Cito c.s. afkomstig was. Smartie c.s. hebben bovendien ook niet betwist dat zij door gebruik van het teken CitoMateriaal inbreuk op de merkrechten van Cito c.s. hebben gemaakt. Hun verweer in het kader van deze procedure is gericht op het gebruik van het teken Smartie, maar dat teken maakt geen deel uit van de (verbods)vorderingen die Cito c.s. thans hebben ingesteld.

Aangenomen moet daarom worden dat aan alle vereisten voor merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan en dat genoegzaam is gebleken dat Smartie c.s. door gebruik van de tekens CitoMateriaal en de hiervoor weergegeven varianten daarop in strijd met het merkrecht van Cito c.s. handelen. Nu daarvoor geen (wettelijke) grond bestaat, zal de vordering strekkende tot staking van dit inbreukmakend handelen worden toegewezen op de in het dictum vermelde wijze omdat het verbod, zoals dat door Cito c.s. is gevorderd, te ruim is geformuleerd. Dat geldt eens te meer omdat Smartie c.s. de wens hebben uitgesproken dat refererend merkgebruik blijft toegestaan, omdat zij (oefen)toetsmateriaal voor eindtoetsen – waaronder de zogenaamde Cito-toets – aanbiedt en Cito c.s. dat gebruik als zodanig niet, althans onvoldoende gemotiveerd hebben weersproken.

4.6.Nu sub b van artikel 2.20 lid 1 BVIE reeds tot toewijzing van de vordering leidt, behoeven de overige door Cito c.s. aangevoerde gronden waarop een eventuele merkinbreuk zou kunnen worden gebaseerd geen bespreking meer.

4.7.Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. tot het staken en gestaakt houden van het voeren van de handelsnamen CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl en/of namen die daarvan slechts in geringe mate verschillen of daarmee overeenstemmende namen. Cito c.s. leggen aan deze vordering ten grondslag dat Stichting Cito vanaf 1998 en Cito B.V. vanaf 2005 de handelsnaam Cito voeren en dat Stichting CitoMateriaal en vervolgens de VOF CitoMateriaal en CitoMateriaal B.V. op een later moment, te weten voor het eerst op 3 oktober 2016, nagenoeg dezelfde (voornoemde) handelsnaam zijn gaan voeren. Volgens Cito c.s. is dat gebruik strijdig met de Handelsnaamwet (Hnw), reden waarom Smartie c.s. dat gebruik dienen te staken en gestaakt dienen te houden.

4.8.Artikel 5 Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Tussen partijen staat vast dat Cito c.s. de handelsnaam Cito eerder voerden dan dat Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. gebruik is gaan maken van de handelsnaam CitoMateriaal en de hiervoor weergegeven varianten daarop. Cito c.s. zijn daarmee gestart in 1998 respectievelijk 2005, terwijl Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. eerst in 2016 zijn gestart met het gebruik van de naam CitoMateriaal. Zoals ook hiervoor in het kader van de merkinbreuk is geoordeeld, is er sprake van grote visuele en auditieve overeenstemming bij het gebruik van de handelsnamen van partijen, gelet op hun dominerende en kenmerkende bestanddeel (Cito). Daarbij heeft ook nog te gelden dat aan het onderscheidend vermogen in het kader van het handelsnaamrecht lage eisen worden gesteld. In beginsel komt iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking. De grens van bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt wel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Voorshands is aannemelijk dat het bij de handelsnamen Cito en CitoMateriaal en de daarop gebruikte varianten, in relatie tot de door hen aangeboden waren en diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding. De naam Cito is voorshands geoordeeld niet beschrijvend voor (oefen)toetsmateriaal voor alle eindtoetsen in het basisonderwijs.

4.9.Omdat de ondernemingen van partijen (in overwegende mate) dezelfde soort diensten en waren aanbieden, te weten (oefen)toetsmateriaal voor de eindtoetsen van groep 3 tot en met 8 in het basisonderwijs, is de aard van de ondernemingen nauw verwant. Daarnaast zijn partijen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van (een) website(s) op internet en worden de door hen aangeboden waren en diensten ook in heel Nederland afgenomen, zodat hun fysieke vestigingsplaats in dit kader irrelevant is. Nu de ondernemingen zich allen richten op scholen en ouders of verzorgers van schoolgaande kinderne in het basisonderwijs, is ook het (doel)publiek van de ondernemingen dezelfde, althans overlappend. Bij deze stand van zaken is het gevaar dat (potentiële) klanten, althans het (doel)publiek, in verwarring raakt voorshands geoordeeld groot. Daadwerkelijke verwarring heeft zich zoals hiervoor onder 4.5. al vermeld in ten minste één geval ook al voorgedaan, hetgeen zich heeft geuit in een e-mailbericht van een door VOF CitoMateriaal benaderde basisschool die aan Cito c.s. vraagt of de door haar ontvangen promotie van CitoMateriaal al dan niet van Cito c.s. afkomstig was. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het onderscheid tussen de (diensten en) waren van Cito c.s. en CitoMateriaal door het relevante publiek niet (goed) te maken is. Smartie c.s. hebben bovendien ook ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal niet betwist daarmee inbreuk te hebben gemaakt op het handelsnaamrecht van Cito c.s. Hun verweer in het kader van deze procedure is ook ten aanzien van de handelsnaam gericht op het gebruik van de naam Smartie, maar die naam maakt geen deel uit van de (verbods)vordering van Cito c.s. op dit punt. Op basis van dit alles moet worden aangenomen dat (ook) sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw, zodat aannemelijk is dat aan de eisen voor handelsnaaminbreuk is voldaan. Dit leidt ertoe dat de vordering strekkende tot staking van die inbreuk zal worden toegewezen op de in het dictum vermelde wijze omdat het verbod, zoals dat door Cito c.s. is gevorderd, te ruim is geformuleerd.

4.10.Cito c.s. stellen zich voorts op het standpunt dat het door Cito B.V. ontwikkelde toetsmateriaal auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat Smartie c.s. daarop met het door hen op de markt gebrachte toetsmateriaal inbreuk maken. In het kader van het onderhavige geschil is van belang dat, om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, het voortbrengsel in kwestie oorspronkelijk moet zijn, dat wil zeggen niet ontleend mag zijn aan een ander werk, en een eigen intellectuele schepping zijn van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Het moet met andere woorden gaan om een voortbrengsel met een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ die de ‘persoonlijke stempel van de maker’ draagt, welk criterium op hetzelfde neerkomt als de volgens het Europese Hof van Justitie benodigde ‘eigen intellectuele schepping’ als verwoord in het Infopaq 1-arrestn

HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011/288 (Infopaq/Danske Dagblades Forening)

en in het latere Cofemel-arrestn

HvJ EU 12 september 2019, NJ 2020/90 (Cofemel/G-Star Raw)

. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswetn

HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)

. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzenn

HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam)

. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuzen

HvJ EU 11 juni 2020, NJ 2021/175 (Brompton Bicycle)

. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Het gaat erom of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is, dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of moden

HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)

. Daarbij is niet vereist dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaaktn

HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam)

.

4.11.Cito c.s. claimen auteursrecht op het toetsmateriaal dat zij voor de Cito-eindtoetsen heeft ontwikkeld. Het betreft vragen over verschillende onderwerpen, zoals taal en rekenen, voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Cito c.s. hebben ter onderbouwing van het bestaan van het ingeroepen auteursrecht en de vermeende inbreuk daarop door Smartie c.s. in dit kort geding honderden toetsvragen overgelegd en een aantal vergelijkingen gemaakt met het toetsmateriaal dat Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. op de markt brengen, althans brachten, zonder in de dagvaarding aan te geven waar de genoemde voorbeelden zijn terug te vinden. Dit maakt op zich een beoordeling van de gestelde auteursrechtrechtelijke bescherming en de inbreuk in dit kort geding al moeilijk. Ter zitting zijn van een paar voorbeelden wel de vindplaatsen in de producties genoemd, maar ook daarbij is onvoldoende duidelijk gemaakt van welke concrete producten de voorbeelden afkomstig zijn en van wie van hen welk werk is. Cito c.s. hebben meer in het bijzonder nagelaten te specificeren waarom de door hen genoemde voorbeelden als werk in de zin van artikel 10 Aw dienen te worden beschouwd. Zij hebben niet per werk onderbouwd wat maakt dat het om een voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter gaat die de persoonlijke stempel van de maker draagt. Gelet op het gemotiveerde en uitvoerige verweer van Smartie c.s., dat er kort gezegd op neerkomt dat van enige auteursrechtelijke bescherming van werken van Cito c.s noch van inbreuk sprake is, had dit wel op hun weg gelegen. Cito c.s. hebben echter volstaan met de algemene stelling dat er creatieve keuzes ter zake de vermeende Cito-werken zijn gemaakt en dat het nergens aan ontleend is, maar dat is in het licht van het voorgaande onvoldoende. Bij gebreke van een afdoende onderbouwing, kan in het kader van dit kort geding dan ook niet worden aangenomen dat sprake is van beschermde werken noch van enige inbreuk op die werken door Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of CitoMateriaal B.V. Daarom zal de vordering strekkende tot staking van dat vermeende handelen op dit moment worden afgewezen.

4.12.Voor een meer algemene veroordeling van Smartie c.s. om zich te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Cito c.s. bestaat gelet op al het voorgaande op dit moment geen grond. Cito c.s. hebben onvoldoende onderbouwd en concreet gemaakt waarop dit handelen, naast de hiervoor reeds behandelde (vermeende) IE-inbreuken, zou zien. Aanvullende omstandigheden zijn niet gesteld. Daarom zal deze vordering worden afgewezen.

4.13.Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam ‘citomateriaal.nl’ wordt doorgehaald in het register van SIDN, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. Nu reeds is geoordeeld dat Smartie c.s. met het gebruik van de naam en het teken CitoMateriaal en de daarop bestaande varianten inbreuk maken op de merk- en handelsnaamrechten van Cito c.s. en dat gebruik dienen te staken, dienen Smartie c.s. ook het gebruik van de gelijknamige website te staken en gestaakt te houden. Smartie c.s. hebben in dat verband aangevoerd dat zij de website www.citomateriaal.nl reeds offline hebben gehaald en dat die website aldus al enige maanden niet meer wordt gebruikt. Ter onderbouwing daarvan hebben zij als productie 9 een afdruk overgelegd van de website, waarop de vermelding ‘Page Not Found’ staat vermeld. Omdat daaruit nog niet blijkt dat de domeinnaam ook werkelijk is doorgehaald in het register van SIDN, zal de vordering strekkende daartoe, bij gebrek aan betwisting van de gehoudenheid daartoe, worden toegewezen als gevorderd.

4.14.De volgende vordering van Cito c.s. strekt tot veroordeling van Smartie c.s. om, binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de registratie of inschrijving van de handelsnaam “CitoMateriaal”, “Cito Materiaal” en “CitoMateriaal.nl” en het internetadres info@citomateriaal.nl in het register van de Kamer van Koophandel worden doorgehaald dan wel verwijderd, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. Geconstateerd moet worden dat de voormalige vennootschap CitoMateriaal B.V. haar handelsnaam op 31 maart 2022 heeft gewijzigd in Smartie B.V. Vanaf die datum wordt de onderneming niet langer onder de naam CitoMateriaal of enige variant daarop geëxploiteerd. Verder blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat daarin op 25 mei 2022 is geregistreerd dat de ontbonden Stichting CitoMateriaal is opgehouden te bestaan met ingang van 15 mei 2022. Uit voornoemd handelsregister blijkt verder dat de VOF CitoMateriaal op 31 maart 2022 is ontbonden en de onderneming met ingang van die datum is voortgezet door Smartie B.V. Nu op dit moment geen ondernemingen (meer) actief zijn die de handelsnaam CitoMateriaal of enige variant daarop voeren, bestaat geen belang (meer) bij toewijzing van deze vordering van Cito c.s. Voldoende aannemelijk is geworden dat ook het e-mailadres info@citomateriaal.nl sindsdien niet langer in gebruik is, in welk verband verder wordt verwezen naar hetgeen hiervoor over de domeinnaam www.citomateriaal.nl is overwogen. Daarom zal deze vordering van Cito c.s. worden afgewezen.

4.15.Cito c.s. vorderen voorts veroordeling van Smartie c.s. om te bewerkstelligen dat alle social media accounts, gebruikersnamen en gerelateerde content van CitoMateriaal worden verwijderd, waarvan bewijs dient te worden verstrekt aan de advocaten van Cito c.s. De voorzieningenrechter is gelet op de hiervoor aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk van oordeel dat voldoende aanleiding bestaat het gebruik van voornoemde accounts met de naam CitoMateriaal te verbieden. Smartie c.s. hebben in reactie op deze vordering aangevoerd dat zij alle accounts van CitoMateriaal hebben verwijderd, zodat daarop ook geen gebruikersnamen en/of content van CitoMateriaal meer te zien is. Als productie 9 hebben zij ter onderbouwing daarvan afdrukken van de (voormalige) Facebook-, Twitter- en Instagrampagina overgelegd waarop te zien is dat de term “CitoMateriaal” geen hits oplevert. Op basis van deze afdrukken is voldoende aannemelijk dat Smartie c.s. reeds aan deze vordering van Cito c.s. hebben voldaan, zodat ook deze vordering vanwege gebrek aan belang zal worden afgewezen.

4.16.Nu gelet op het voorgaande geen aanleiding bestaat te vrezen dat Smartie c.s., voor zover dat nog niet is gebeurd, aan de veroordeling tot doorhaling van de domeinnaam www.citomateriaal.nl zullen voldoen, zal de gevorderde machtiging om dit vonnis in te plaats te laten treden van de wilsverklaring van Smartie c.s. tot het geven van de opdracht tot doorhaling eveneens worden afgewezen. Voor het overige bestaat er geen belang bij de machtiging nu Smartie c.s. al hebben voldaan aan het gevorderde.

4.17.Op grond van de hiervoor reeds aangenomen merk- en handelsnaaminbreuken zal de vordering van Cito c.s. strekkende tot veroordeling van Smartie c.s. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring af te leggen waarin volledige opgave wordt gedaan van kort gezegd (i) het totaal aantal exemplaren van uitgaves waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of de hiervoor reeds genoemde varianten daarop is aangebracht dat door Smartie c.s. is ingekocht en/of door hen of anderen is vervaardigd, (ii) het totaal aantal exemplaren dat zij daarvan hebben verkocht en/of anderszins hebben geleverd, (iii) het totaal aantal exemplaren dat zij daarvan in voorraad houden of laten houden, (iv) de met de verhandeling van de hiervoor onder (i) tot en met (iii) bedoelde uitgaven behaalde omzet en bruto- en nettowinst met specificatie en (v) de volledige naam- en adresgegevens met telefoonnummer en web- en e-mailadressen van alle bij het aanbieden en/of anderszins gebruiken van de hiervoor bedoelde exemplaren betrokken derden, eveneens worden toegewezen. Overigens is ook niet, althans niet voldoende gemotiveerd, betwist dat Smartie c.s. hiertoe gehouden zijn.

4.18.Cito c.s. vorderen verder veroordeling van Smartie c.s. om aan alle hiervoor onder 4.17. bedoelde afnemers en derden met wie zij hebben gecorrespondeerd onder de naam CitoMateriaal.nl en/of enige hiervoor bedoelde variant daarop, per e-mail vanaf het adres contact@smartie.nl een bericht te zenden waarin (kort gezegd) staat dat zij zonder toestemming van Cito c.s. onder de naam CitoMateriaal.nl toetsmateriaal hebben aangeboden, verkocht en geleverd en dat zij die activiteiten op last van de rechter dienen te staken. Gelet op de aangenomen merk- en handelsnaaminbreuken en de verwarring die zich op basis van dat inbreukmakend handelen werkelijk heeft voorgedaan, bestaat voldoende grond voor en belang bij toewijzing van deze rectificatievordering. Ten minste één door VOF CitoMateriaal per e-mail benaderde basisschool heeft immers aan Cito c.s. gevraagd of die e-mail al dan niet van hen afkomstig was. Nu niet is betwist dat ook met anderen dan afnemers is gecorrespondeerd onder voornoemde naam, zal de rectificatie zich ook tot die betrokken derden moeten richten. Daarom zal deze vordering van Cito c.s. worden toegewezen als na te melden.

Cito c.s. vorderen verder veroordeling van Smartie c.s. om de bij hen in voorraad zijnde uitgaves (boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht op hun kosten te (doen) afgeven aan Cito c.s., op een nader door Cito c.s. te bepalen wijze en locatie. Aannemelijk is dat de uitgaves die Smartie c.s. op voorraad hebben waarop het teken/de naam CitoMateriaal en/of enige hiervoor genoemde variant daarop gelet op de hiervoor reeds aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk niet (langer) mag worden verhandeld. De vordering strekkende tot afgifte van die aldus inbreukmakende uitgaves zal daarom worden toegewezen. Aan het verweer van Smartie c.s. dat afgifte niet meer mogelijk is omdat er geen voorraad meer aanwezig, zal voorbij worden gegaan nu dit in het geheel niet is onderbouwd.

Aangenomen moet worden dat ook de bij Smartie c.s. in bezit zijnde of ter beschikking staande digitale bestanden waarin of waarop de hiervoor bedoelde tekens/namen voorkomen niet (langer) door Smartie c.s. mogen worden gebruikt, zodat de vordering strekkende tot het permanent en definitief vernietigen en verwijderen van die bestanden in beginsel ook toewijsbaar is.

De voorzieningenrechter ziet echter geen aanleiding om de deurwaarder bij vorenstaand proces te laten meekijken, zoals door Cito c.s. is gevorderd, zodat dat onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

Smartie c.s. voeren verder nog aan dat de vordering van Cito c.s. op dit onderdeel zo is geformuleerd dat zij dan ook de administratie en overige documenten die volgens toepasselijke regelgeving bewaard dienen te blijven, zouden moeten vernietigen indien daar het teken/de naam CitoMateriaal op staat. Zo begrijpt de voorzieningenrechter de vordering van Cito c.s. echter niet. Het gaat in dit geval om het verkrijgen van een mogelijkheid voor Cito c.s. om verdere inbreuken op hun merk- en handelsnaamrechten te voorkomen, waarbij inbreukmakende producten uit het verkeer moeten worden genomen. Vernietiging van alle administratie en overige bedrijfsrelevante documenten is in dat verband niet proportioneel en die uitleg zal dan ook niet aan de vordering van Cito c.s. worden gegeven. Dit leidt ertoe dat de vordering ook niet zodanig ruim zal worden toegewezen.

Nu in het kader van dit kort geding geen auteursrechtinbreuk kan worden aangenomen, zal de vordering ook voor wat betreft de (digitale) uitgaves met daarin volgens Cito c.s. aanwezig inbreukmakend materiaal bij gebrek aan een grond daarvoor worden afgewezen.

4.20.De vordering van Cito c.s. die ziet op afgifte van alle originele werken van Cito B.V. die Smartie c.s. onder zich hebben zal worden afgewezen. In het kader van dit kort geding is niet gebleken dat Smartie c.s. deze werken op onrechtmatige wijze hebben verkregen en/of met gebruikmaking van die werken onrechtmatig jegens Cito c.s. hebben gehandeld of handelen, zodat geen grond bestaat voor toewijzing van deze vordering.

4.21.De door Cito c.s. gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv gematigd worden toegewezen als na te melden.

Cito c.s. hebben hun vorderingen gericht tegen alle gedaagden, waaronder ook de broers [achternaam] in persoon en hun persoonlijke vennootschappen als (middellijk) bestuurder van Stichting CitoMateriaal en/of Smartie B.V. Cito c.s. hebben echter onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat de broers in persoon dan wel via hun persoonlijke vennootschappen als (middellijk) bestuurders van voornoemde onderneming(en) onrechtmatig hebben gehandeld en dat hen een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt ter zake de aangenomen merk- en handelsnaaminbreuk. Voor toewijzing van de hiervoor beoordeelde vorderingen jegens hen uit dien hoofde bestaat dan ook geen grond.

Cito c.s. hebben de broers [achternaam] ook gedagvaard in hoedanigheid van vennoot van VOF CitoMateriaal. Op zichzelf heeft te gelden dat vennoten aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF en dat is door Smartie c.s. ook niet betwist. Zij voeren echter aan dat de VOF geen schulden heeft. Of dat werkelijk zo is, kan in het kader van dit kort geding niet worden vastgesteld. Feit is echter dat de onderhavige procedure daar ook niet zozeer om draait. Het gaat op dit moment om (toewijzing van) vorderingen die ertoe dienen om (verdere) inbreuken op de merk- en handelsnaamrechten van Cito c.s. te voorkomen en inzicht te krijgen in de omvang van die inbreuken. Daartoe is Smartie B.V. de geëigende (rechts)persoon.

Wat betreft de overige personen die zijn gedagvaard, heeft te gelden dat hun rol in het geheel niet is toegelicht en dat de vorderingen reeds daarom al niet jegens hen toewijsbaar zijn.

Verder moet worden geconstateerd dat Stichting CitoMateriaal en VOF CitoMateriaal in die hoedanigheid niet langer bestaan en Cito c.s. onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij toch in rechte kunnen worden betrokken. Aanemelijk is dat enkel nog Smartie B.V. het voorshands aangenomen inbreukmakend handelen jegens Cito c.s. heeft voortgezet.

Bij die stand van zaken zullen de hiervoor toewijsbaar geachte vorderingen, gelet op de aard daarvan, ook enkel jegens Smartie B.V. worden toegewezen.

4.23.De termijn waarbinnen Cito c.s. op de voet van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken zal worden bepaald op zes maanden na betekening van dit vonnis.

4.24.Smartie B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cito c.s. maken aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Cito c.s. hebben de door hen gevorderde kosten op zichzelf voldoende gespecificeerd, maar de verschuldigdheid van deze kosten wordt door Smartie B.V. weersproken. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten zal aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Gelet op al het voorgaande kwalificeert de zaak als een normaal kort geding waarvoor een maximum geldt van € 15.000,00 (exclusief verschotten). Dat in deze zaak sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat van het indicatietarief moet worden afgeweken, acht de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd. Daarom zullen de proceskosten tot op heden worden begroot op:

griffierecht € 676,00

salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.676,00

4.25.De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.

De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.veroordeelt Smartie B.V. om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk – direct of indirect via derden – op de Cito-merken, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het gebruik van de tekens of namen ‘CitoMateriaal’, ‘Cito Materiaal’ en/of ‘CitoMateriaal.nl’, op of voor social mediakanalen, ter zake zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers, in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo’s, op kleding, op voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een) website(s) en/of webpagina(‘s) (van Smartie B.V. zelf en/of (platforms) van derden, zoals Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be), en daarbuiten,

5.2.veroordeelt Smartie B.V. om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk – direct of indirect via derden – op de handelsnaamrechten van Cito c.s., zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het gebruik van de handelsnaam CitoMateriaal, Cito Materiaal en/of CitoMateriaal.nl, op of voor social mediakanalen, ter zake zoekmachines (zoals Google en Google Ads), op flyers, in radiocommercials, in reclamemateriaal, teksten, afbeeldingen, logo’s, op kleding, op voertuigen, op waren (zoals papieren en digitale uitgaves waaronder maar niet beperkt tot boeken) of anderszins op internet, waaronder in (een) domeinna(a)m(en), op (een) website(s) en/of webpagina(‘s) (van Smartie c.s. zelf en/of (platforms) van derden, zoals Bol.com, Readshop.nl, Bruna.nl, Bookspot.nl en Bookspot.be), en daarbuiten,

5.3.veroordeelt Smartie B.V. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam ‘citomateriaal.nl’ wordt doorgehaald in het register van SIDN, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van eiseressen (mrs. J. Becker en L.S. van den Berg, postbus 111, 6800 AC te Arnhem; becker@dirkzwager.nl; vandenberg@dirkzwager.nl),

5.4.veroordeelt Smartie B.V. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten, een schriftelijke verklaring die vergezeld gaat van duidelijk leesbare onderliggende documenten aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, te doen toekomen, die juist en volledig is, en is gebaseerd op de boekhouding, facturen en andere deugdelijke, controleerbare en verifieerbare gegevens van Smartie B.V., waarin volledige opgave wordt gedaan van:

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht dat door Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of Smartie B.V. is ingekocht en/of vervaardigd en/of dat zij hebben laten vervaardigen door (een) derde(n), een en ander uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht dat Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of Smartie B.V. hebben verkocht en/of anderszins hebben geleverd, en/of laten verkopen en/of leveren, onder opgave van de volledige namen en adressen van de afnemers ervan, waaronder hun e-mailadressen, één en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken en met opgave van aantallen per verkoop en/of levering uitgesplitst per uitgave, oefenmateriaal, groep en jaar;

het totaal aantal exemplaren van uitgaves (waaronder boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht dat Smartie B.V. in voorraad houdt of laat houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden, met vermelding van plaatsnaam, adres van opslag en naam van de bewaarder,

e met de verhandeling door Stichting CitoMateriaal, VOF CitoMateriaal en/of Smartie B.V. van de hiervoor onder a. tot en met c. bedoelde uitgaven/boeken behaalde omzet en bruto- en nettowinst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met specificatie van de verschillende prijzen en in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke gedetailleerde, schriftelijke bewijsstukken, telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar;

de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van alle bij het aanbieden en/of anderszins gebruiken van het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen betrokken derden,

veroordeelt Smartie B.V. om uiterlijk binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis, een bericht te zenden aan alle afnemers als hiervoor bedoeld onder 5.4. onder b. en e. met wie zij heeft gecorrespondeerd onder de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende namen zulks per e-mail vanaf het e-mailadres contact@smartie.nl, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond te plaatsen, met de volgende inhoud:

*** RECTIFICATIE ***

Wij hebben in het recente verleden onder de naam CitoMateriaal.nl bepaald toetsmateriaal voor leerlingen van groep 3 t/m 8 uit het basisonderwijs aangeboden, verkocht en geleverd. Wij hebben hiervoor van Cito B.V. en Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (‘Cito’, te Arnhem), geen toestemming gekregen. Hiervoor plegen wij inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Cito en handelen wij onrechtmatig jegens Cito.

Op vordering van Cito zijn wij door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bevolen om dit bericht aan u toe te zenden.

Wij dienen onze voornoemde activiteiten op last van de rechter te staken.

Smartie B.V.

5.6.veroordeelt Smartie B.V. om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis, de bij haar in voorraad zijnde uitgaves (boeken) waarop het teken/de naam CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen is aangebracht op haar kosten te (doen) afgeven aan Cito c.s., op een nader door Cito c.s. te bepalen wijze en locatie,

5.7.veroordeelt Smartie B.V. om binnen 30 dagen na uitvoering van de veroordeling onder 5.6., op eigen kosten, permanent en definitief te (doen) vernietigen en verwijderen: alle bij Smartie B.V. in bezit zijnde of ter beschikking staande digitale (bron)bestanden, gegevensdragers of andere dragers, bestanden en materialen waarin of waarop het teken CitoMateriaal.nl en/of daarmee overeenstemmende tekens/namen voorkomen, door het deleten en verwijderen ervan, en gelast Smartie B.V. binnen dezelfde termijn, van deze vernietiging aan de advocaten van Cito c.s., voornoemd, sluitend en volledig bewijs te verstrekken, waaronder een deugdelijke specificatie van hetgeen is vernietigd en verwijderd telkens uitgesplitst per uitgave (per boek), per groep en per jaar,

5.8.veroordeelt Smartie B.V. tot betaling aan Cito c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer, dan wel, ter uitsluitende keuze van Cito c.s., voor iedere dag, waarbij een gedeelte van de dag als gehele dag zal gelden, dat Smartie B.V. geheel of gedeeltelijk in strijd handelt (of laat handelen) met de hiervoor onder 5.1. tot en met 5.7. weergegeven veroordelingen, tot een maximum van € 100.000,00 zal zijn bereikt,

5.9.bepaalt de termijn waarbinnen Cito c.s. op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moeten maken – voor zover dit niet al is gebeurd – op zes maanden na betekening van dit vonnis,

5.10.veroordeelt Smartie B.V. tot betaling van de proceskosten, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Cito c.s. begroot op € 15.676,00, waarin begrepen € 15.000,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening,

veroordeelt Smartie B.V. in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op

€ 163,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot de dag van betaling en € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, als er vervolgens betekening heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van betaling,

5.12.verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.13.wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 12 januari 2023.